L'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 del d.lgs. n. 480 del 1992), laddove prevede la cd. convalidazione del marchio successivo e confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati, restando irrilevante la circostanza che a partire dal 1981 e fino al 1992 sia cessato il sistema della pubblicazione dei brevetti nel Bollettino originariamente previsto dall'art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 (sempre nel testo anteriore alla novella introdotta dall'art. 85 del d.lgs. n. 480 del 1992), dovendosi conciliare il contenuto della norma vigente con la situazione di fatto all'epoca esistente.

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, n.21566
Fonte: ​Giustizia Civile Massimario 2021

Il Tribunale Roma sez. XVII, con decisione 23/12/2020, n.18545, ha stabilito che:

In merito alla ripartizione dell'onere probatorio, conformemente all'orientamento prevalente della Suprema Corte nella vigenza dell'abrogata disciplina di settore, l'attore che agisca per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato, e che ha l'onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purchè con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso. Affinchè non ne risulti praticamente impossibile l'adempimento, tale onere probatorio deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa (cfr. Cass. civ. n. 7970 del 28/03/2017).

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Con ricorso cautelare la Facile.it S.p.A. ha promosso procedimento cautelare nei confronti della convenuta Facile Ristrutturare S.r.l. chiedendo al Giudice istruttore di inibire l'utilizzo, a qualunque titolo, dei segni a componente “facile”. 

Tramite la decisione del Tribunale di Roma è possibile analizzare nuovamente la capacità distintiva di un marchio debole.

Il Tribunale, infatti, ha sancito che un marchio debole può ritenersi valido quando l'elemento descrittivo sia accompagnato da una differenziazione tramite prefissi o suffissi, ovvero da distorisioni o combinazioni di parole peculiari.

Di conseguenza, nel caso in esame, il Giudice ha evidenziato il rischio di confusione sussistnte tra i segni "comprofacile.it" e "comprofacileit", registrati per le medesime classi merceologiche cui fa riferimento il marchio della società ricorrente.

Nel fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la Corte di giustizia ha rilevato che nel caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro, la quale si attui proprio attraverso l'utilizzo di una parola chiave identica al detto marchio, quel che rileva è "l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C-523/10).
Ciò posto, dunque, la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell'uso di key-word eguale a un marchio registrato, si radica nello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista. ​

Quella tra nome di dominio e marchio è una questione giuridica di assoluto rilievo. Basti pensare al titolare di un marchio registrato che scopre che lo stesso è stato utilizzato da terzi per la creazione di un sito web. E' quello che è accaduto alla AME SpA, proprietaria della nota testata giornalistica "Grazia", il cui marchio era stato utilizzato per la creazione del sito grazia.net. 

In primo grado il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie il principio di convalidazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale). L'articolo menzionato così recita: «Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante 5 anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso». Il Giudice, dunque, aveva ritenuto legittimo l'utilizzo del nome di dominio.

Leggi anche: "Carattere distintivo del marchio e registrazione dei marchi anteriori

La Corte d'Appello, invece, riformava la sentenza di primo grado dichiarando che il marchio grazia.net di proprietà di GS non si era mai convalidato e che anche l'utilizzo del nome a dominio era illegittimo.

La Corte di Cassazione, adita per violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 c.p.i., ha evidenziato che "il domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio" (​Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721).

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere valutato al fine di individuare se il marchio successivo sia idoneo a ingenerare confusione per il pubblico. In particolare, per quanto qui interessa, l’articolo 12, comma 1, codice proprietà industriale stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione tutti quei segni che siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri.

Sul punto è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, n.2976, la quale ha precisato che occorre valutare se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Eccezione a quanto appena detto è il caso in cui ad aver utilizzato precedentemente il segno sia stato il richiedente o il suo dante causa. In tal caso, infatti, non vi è alcun ostacolo alla registrazione qualora il registrante sia il solo preutente (o il suo avente causa).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1111/20, depositata il 20 gennaio, ha posto nuovamente in evidenza il principio già stabilito nelle precedenti pronunce secondo cui: «In tema di invenzione di azienda, ai fini della liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 23, comma 2, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo, dell'invenzione; sicché opera correttamente il giudice del merito che, al detto fine, nel considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, ricorre ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione» (Cass. 27.2.2001, n. 2849).

Nel 2010, il Tribunale di Udine, nell'accertare a qualità di autore (o coautore) del signor FF di svariate invenzioni poi brevettate, ne dichiarava il diritto ad un equo premio. La sentenza con cui il Tribunale condannava la società al pagamento dell'importo di Euro 1.277.170,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo, veniva poi appellata dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste. Questa, nel 2014, riduceva il premio ad € 446.116,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora fino a quella di deposito della sentenza di primo grado, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale da tale data fino al saldo.

Il signor FF, dunque, nel proporre ricorso in Cassazione si doleva, tra gli altri motivi, dell'erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi legali dalla data della messa in mora anziché dalla data del rilascio di ciascun brevetto confondendo gli interessi moratori con quelli compensativi che avrebbe dovuto riconoscere la Corte territoriale.

Sul punto, quindi, la Suprema Corte, ha ribadito il principio enunciato in apertura.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha ribadito quanto già espresso dall’EUIPO, respingendo la richiesta di iscrizione di un marchio evocante la marijuana. Tale segno distintivo, infatti, sarebbe contrario all’ordine pubblico.
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L’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale aveva ritenuto che «la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis costituisse il simbolo mediatico della marijuana». Il disegno, però, recava altri due elementi rilevanti:
1) recava la parola “Amsterdam”;
2) riportava la parola “store”.
Il riferimento alla città olandese, ove è nota la presenza di punti vendita della sostanza stupefacente in commento, nonché quello allo “store”, potrebbero condizionare il consumatore inducendolo ad «aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti».
Il Tribunale, su queste basi, ha deciso che «nel caso di specie, è per la combinazione di tali diversi elementi che il segno in questione attira l’attenzione dei consumatori, che non sono necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sulla cannabis quale sostanza stupefacente, illegale in numerosi Paesi dell’Unione» evidenziando altresì che «allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri. In questi ultimi, quindi, la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde ad un obiettivo di sanità pubblica, volto a combatterne gli effetti nocivi».